Bei der IP-Due-Diligence-Prüfung handelt es sich im Kern um eine sorgfältige Prüfung der gewerblichen Schutzrechte, die Bestandteil eines geplanten Vertrags werden sollen. Der Umfang dieser Prüfung ist dabei stark davon abhängig, was konkret Vertragsgegenstand ist, welche Vertragsparteien den Vertrag schliessen möchten und welche Rahmenbedingungen zu beachten sind. Handelt es sich beispielsweise um zwei Unternehmen, die in einem hochkomplexen Technologiefeld, etwa der Luftfahrttechnik, Produkte herstellen und anbieten, sollte die Prüfung viel intensiver ausfallen als bei Unternehmen, die lediglich am Vertriebsrecht trivialer Produkte interessiert sind.
Sind alle zu prüfenden Schutzrechte bekannt (was durchaus bereits die erste Hürde darstellen kann), sollte zumindest deren Registerlage und wirkliche materiellrechtliche Rechteinhaberschaft geprüft werden. Nicht selten kommt es vor, dass Rechtsübergänge nicht korrekt dokumentiert wurden und/oder nicht in das entsprechende Register eingetragen wurden. Bereits an dieser Stelle können für den Käufer vermeidbare Rechtsstreitigkeiten drohen.
Darüber hinaus kann durch eine IP-Due-Diligence-Prüfung abgeschätzt werden, mit welchen zukünftigen Kosten (beispielsweise Aufrechterhaltungsgebühren, Kosten für bereits anhängige Verletzungs- und/oder Rechtsbeständigkeitsverfahren) gerechnet werden muss, welchen wirtschaftlichen Wert die einzelnen Schutzrechte haben und ob das Schutzrechtsportfolio der Begierde auch die tatsächliche Produktpalette abdeckt. Bei noch anhängigen Erteilungs- bzw. Eintragungsverfahren von Schutzrechten sollten auch immer die Erteilungs- bzw. Eintragungsaussichten abgeschätzt werden.
Letztlich ist es ratsam, vor der Unterzeichnung eines M&A Vertrags oder einer Lizenzvereinbarung immer eine IP-Due-Diligence-Prüfung durchzuführen.
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