WesternGeco besass Patente für die Öl- und Gas-Prospektion auf dem Meeresgrund. Sie stellte die Geräte gemäss dem eigenen Patent her („Q-Marine“) und führte mit diesen Geräten im Auftrag von Ölfirmen Meeresgrundanalysen durch.
ION produzierte Ölprospektionsgeräte („DigiFIN“) gleicher Art und verkaufte diese an Unternehmen, die dann ihrerseits Meeresgrunduntersuchungen im Auftrag der Ölfirmen durchführten. Diese Unternehmen waren Konkurrenten von Western Geco in Bezug auf Prospektionsdienstleistungen und schlossen die Verträge im Ausland ab und erfüllten sie auch im Ausland.
WesternGeco klagte gegen ION wegen Patentverletzung und machte geltend, die Prospektionsverträge wären nicht an ihre Wettbewerber gegangen, wenn ION nicht die patentverletzenden „DigiFIN“-Geräte geliefert hätte. Deshalb stehe ihr auch der entgangene Gewinn aus den ausländischen Prospektionsaufträgen zu.
Der District Court verurteilte ION deshalb wegen Patentverletzung zu Schadenersatz von 95 Mio. USD auf der Basis von entgangenem Gewinn und zu 12 Mio. USD an angemessener Lizenz (reasonable royalty).
Beide Parteien gingen in die Beschwerde zum Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). Dabei machte ION geltend, dass sie zu Unrecht zu Schadenersatz für die ausländischen Benutzungshandlungen verurteilt worden sei.
Der CAFC hebt das Urteil auf in Bezug auf den Schadenersatz wegen den entgangenen Prospektionsverträgen. Dies mit folgender Begründung.
Art. 271(f) des U.S. Patentgesetzes hat zum Ziel, dass es keinen Unterschied machen soll, ob man ein patentverletzendes Gerät als Ganzes oder nur in einzelnen Teilen exportiert. Es ist aber nicht Absicht dieses Gesetzes, das U.S. Patentrecht auf extraterritoriale Benutzungen zu erstrecken.
Bereits in dem früheren Entscheid Power Integrations v. Fairchild Semiconductor (Fed. Cir. 2013) hat der CAFC diese Begrenzung klargestellt. Damals hatte der Patentinhaber geltend gemacht, dass er die Lieferverträge für Chiplieferungen ins Ausland gewonnen hätte, wenn der Patentverletzer die Chips nicht hätte verkaufen dürfen. Der CAFC hat aber schon damals den Schadenersatz aus den ausländischen Verkäufen abgelehnt, weil dadurch ausserterritoriale Handlungen erfasst würden.
Auch im vorliegenden Fall sieht das Gericht keinen Grund, dem Patentinhaber in dem Sinn “vollumfängliche Entschädigung” zuzugestehen, dass auch die absehbaren ausländischen Folgen einer inländischen Patentverletzung abgegolten werden. Eine vollständig im Ausland erfolgende Handlung (Herstellung, Benutzung oder Verkauf) ist eine unabhängige Handlung, die unter fast allen Umständen die Kausalitätskette bezüglich des Schadenersatzes unterbricht.
Damit ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Patentinhaber vom Verletzer eine gewissen Schadenersatz im Sinn einer angemessenen Lizenz erhält. Im vorliegenden Fall hat WesternGeco diese angemessene Lizenz auch erhalten.
Diese Urteil bestätigt, dass das U.S. Patentrecht trotz gegenteiligen Befürchtungen nicht-amerikanischer Unternehmen eben doch auf Verletzungshandlungen und deren direkte oder indirekte Folgen im Inland beschränkt ist. Wer im Ausland ein Gerät erwirbt und benutzt, das in den USA patentiert ist, kann vom amerikanischen Patentrecht nicht belangt werden.
Links: www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1527.Opinion.6-30-2015.1.PDF